Cassazione civile (ord.), sez. I, 13/02/2019, n. 4254 – Natura debole del marchio incentrato su di un termine di uso comune ed appartenente al linguaggio quotidiano.

Carissimi Soci, per la newsletter del mese di febbraio è stata scelta l’ordinanza n. 4254 del 13/2/2019 della Corte di Cassazione civile, sez. I, in materia di contraffazione e concorrenza sleale nello specifico settore dei marchi di impresa.
La Corte in tale sentenza ribadisce l’orientamento prevalente della Giurisprudenza in forza del quale un marchio debba considerarsi debole quando è costituito da un elemento che richiama termini diffusi e di uso comune, tali pertanto da non poter essere oggetto di uso esclusivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il caso in esame trae origine dalla sentenza di merito del Tribunale di Firenze del 10 luglio 2012 che aveva riconosciuto il marchio “il Borro” come un marchio debole perché corrispondente ad un sostantivo comune ed a toponimo e pertanto concludendo che l’utilizzo del marchio «Borro al fumo» da parte di una diversa impresa non potesse concretizzarsi in una condotta né di contraffazione, né di concorrenza sleale, pur riconoscendo il carattere distintivo del marchio “Borro” e quindi respingendo altresì la domanda riconvenzionale di nullità del marchio stesso promossa da parte convenuta.

La sentenza in questione veniva appellata avanti alla Corte di Appello di Firenze che in linea con le motivazioni del Tribunale di Firenze, confermava la sentenza di primo grado.

La Corte di Appello di Firenze ha considerato “il Borro” come un marchio debole in quanto indicazione di una particolare conformazione del terreno, molto utilizzata nel settore vitivinicolo, precisando però che se da un lato il titolare di un marchio debole non può impedire che terzi utilizzino tale termine con idonee varianti, tenuto di conto anche del livello di attenzione del consumatore finale, per evitare li rischio di confusione tra marchi (come nel caso in questione “Borro al fumo”) dall’altro la capacità distintiva riconoscibile al marchio esclude, peraltro, la fondatezza della domanda di nullità del medesimo.

Veniva quindi promosso ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza d’appello sulla base dei seguenti motivi:

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione o la falsa applicazione degli artt. 13, comma 1, e 21 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, 18 r.d. n. 929 del 1942, 7, comma 1, e 12 Regolamento CE n. 207 del 2009, ritenendo che il marchio “il Borro” non sia un marchio debole per il pubblico di riferimento e asserendo che lo stesso non ha aderenza concettuale con i vini.

Con il secondo motivo, deduceva la violazione o la falsa applicazione dell'artt. 20 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e 9 Regolamento CE n. 207 del 2009 “per avere la sentenza impugnata affermato che il rischio confusorio può essere evitato con opportuni accorgimenti, senza considerare che esso va invece accertato in astratto.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduceva la violazione o la falsa applicazione dell'art. 2598 c.c..

MOTIVI DELLA DECISONE

La Corte di Cassazione nella sentenza in epigrafe indicata ha riconosciuto la correttezza dell’inquadramento, operato dalla Corte di Appello, del marchio “il Borro” tra i marchi c.d. deboli, ribadendo l’orientamento della medesima Corte secondo cui i marchi “deboli” «risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo»; peraltro, la loro «debolezza» non incide sull'attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (Cass. 18 maggio 2018, n. 12368; Cass. 25 gennaio 2016, n. 1267; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1861; Cass. 26 giugno 2007, n. 14787).

La Corte ha poi ritenuto che il marchio in questione non è un marchio geografico, altrimenti privo della capacità distintiva richiesta, poiché non descrive il prodotto o la sua provenienza, ma una “mera caratteristica morfologica di elemento della natura, come la conformazione del terreno, che invece è mero termine del linguaggio comune (analogamente a monte, colle, poggio, ecc.)”.

Da ultimo, la Corte ha altresì escluso la concorrenza sleale confusoria, ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. rigettando quindi il ricorso proposto.

Un ringraziamento alla socia Avv. Irene Sorbi per il contributo alla presente newsletter.

LA SEZIONE DI DIRITTO CIVILE

---